Андрей Гринкевич - Доменные споры. Судебная практика в России Страница 10

Президиум признал правильным такое применение судами пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Поскольку домены были зарегистрированы за ответчиком ранее регистрации прав истца на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ» и ранее возникновения приоритета на них, Президиум ВАС РФ посчитал обоснованным отказ судов со ссылкой на пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ в защите прав на товарные знаки, в том числе во взыскании компенсации. Таким образом, Президиум ВАС РФ согласился с тем, что факт регистрации спорного доменного имени ранее регистрации права истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них в силу пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ является основанием для принятия судом решения об отказе в иске о защите прав на товарный знак.

Согласно п. 63 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.

В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 8 декабря 2009 года по делу № 9833, в случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки, в том числе во взыскании компенсации, истцу может быть отказано даже в том случае, если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке.

Следовательно, при обращении владельца товарного знака в суд с иском о защите прав на товарный знак в доменном имени администратору (владельцу) доменного имени, которое было зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, нет необходимости оспаривать регистрацию товарного знака и признавать предоставление правовой охраны товарного знака недействительной в установленном законом порядке.

Администратору (владельцу) доменного имени достаточно будет представить суду доказательства приоритета даты его регистрации, что должно повлечь принятие судом решения об отказе в иске владельцу товарного знака.

Отменяя судебные акты по делу в части отказа в удовлетворении требований истца о защите исключительного права использования фирменного наименования, Президиум ВАС РФ также исходил из даты регистрации домена и даты возникновения права истца на фирменное наименование.

Учитывая, что сходные до степени смешения доменные имена были зарегистрированы на имя ответчика позднее возникновения права истца на фирменное наименование, Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что суды неправомерно отказали истцу в защите его исключительного права на фирменное наименование.

При этом, сославшись на ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», ст. 1474 ГК РФ, Конвенцию по охране промышленной собственности от 20 марта 1983 года, Президиум ВАС РФ отметил, что указанные нормы связывают защиту исключительного права на использование фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.

Из указанных положений постановления Президиума ВАС РФ следует, что если сходные с фирменным наименованием доменные имена зарегистрированы ранее возникновения права истца на него, то в этом случае в защите исключительного права его использования должно быть отказано.

Таким образом, приоритет даты регистрации домена может являться основанием не только для отказа в защите права на товарный знак, но и для отказа в защите исключительного права на фирменное наименование.

Представляется, что с принятием постановления Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 года по делу № 9833, дата регистрации доменного имени стала являться одним из обстоятельств, которое суд в обязательном порядке должен исследовать и дать оценку при рассмотрении дел о защите прав на товарные знаки и на фирменные наименования.

Представляется, что при принятии постановления по данному делу Президиум обратил внимание судов на ряд обстоятельств, которые имеют значение для практики разрешения доменных споров.

1

Прежде всего, постановление Президиума ВАС РФ содержит однозначный ответ на вопрос, кто является надлежащим ответчиком по такого рода делам.

При принятии постановления Президиум пришел к выводу, что надлежащим ответчиком по делам о нарушениях прав на товарные знаки и фирменные наименования в доменных именах, а также лицом, которое должно нести ответственность за нарушение прав на товарный знак и на фирменное наименование в доменном имени, является именно администратор (владелец) домена.

Президиум признал необоснованным вывод судов о том, что гражданин, на имя которого были зарегистрированы спорные доменные имена, является ненадлежащим ответчиком по спору, «поскольку из материалов дела следует и информационным центром подтверждено, что именно он является владельцем спорных доменов и осуществляет их администрирование, размещая информацию коммерческого характера».

Президиум не согласился с тем, что надлежащим ответчиком в данном случае должно являться юридическое лицо, участником и Генеральным директором которого одновременно являлся администратор (владелец) до мена.

Таким образом, Президиум фактически признал неправильной судебную практику, когда юридическое лицо, информация о деятельности которого размещалась на сайте, привлекалось к ответственности за незаконное использование товарного знака в доменном имени, зарегистрированном на имя физического лица, которое одновременно являлось Генеральным директором и участником этого юридического лица (дела № А40-22844/04-110-155, А40-22845/04-15-257).

С принятием Президиумом постановления неопределенность по вопросу о том, кто все-таки является надлежащим ответчиком по такого рода делам, устранена и предъявление исков к лицам, которые не являются администраторами (владельцами) спорных доменных имен, уже само по себе будет являться основанием для отказа в иске.

С учетом постановления Президиума предъявление исков к организациям, которые осуществляют деятельность по регистрации доменных имен, в частности, компании RU-CENTER и к другим регистраторам, привлечение их к участию в деле в качестве ответчика или соответчика, также будет лишено какого-либо смысла.

Компания RU-CENTER изначально стоит на позиции, что регистраторы должны участвовать в делах о нарушениях прав на товарные знаки и фирменные наименованияв доменных именах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора.

Эта позиция строится на международной практике рассмотрения подобных споров и на рекомендациях такой авторитетной организации как Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

При разрешении доменных споров Арбитражный суд г. Москвы, 9ААС, ФАС МО отказывают в удовлетворении требований к регистраторам по такого рода делам. Правильность такой судебной практики была подтверждена и Президиумом ВАС РФ по данному делу.

Кроме того, следует учитывать, что в случае необоснованного привлечения регистратора к участию в деле в качестве ответчика или соответчика, истец понесет значительные материальные затраты, так как в этом случае он должен будет возместить регистратору понесенные им судебные расходы.

Компания RU-CENTER заявляет о взыскании судебных издержек каждый раз при необоснованном привлечении ее в качестве ответчика по спорам о доменах.

2

Значительная часть доменных имен в российском сегменте сети Интернет зарегистрирована на граждан – физических лиц.

В рассмотренном Президиумом деле спорные домены также были зарегистрированы на гражданина, который являлся их администратором (владельцем).

Как уже отмечалось, несмотря на то, что это физическое лицо являлось одновременно Генеральным директором и участником общества, информация о деятельности которого была размещена на сайте, Президиум пришел к выводу, что данное физическое лицо, являясь администратором (владельцем) спорных доменных имен, должно нести ответственность за незаконное использование товарного знака и фирменного наименования истца в зарегистрированных на его имя доменах.