Андрей Гринкевич - Доменные споры. Судебная практика в России Страница 18

Данное обстоятельство дает основание предположить, что, исходя из данной правовой позиции Президиума ВАС РФ, ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности будет более широко применяться при разрешении доменных споров в российском сегменте сети Интернет.

В этой связи возникает вопрос – могут ли российские суды при разрешении доменных споров в российском сегменте сети Интернет, в частности – в домене .RU, использовать для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен не только сами положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правил по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN, но и наработанную за более чем 20 лет международную практику их применения.

Представляется, что при разрешении вопроса о нарушении администратором домена честных обычаев при регистрации доменных имен в Рунете суды могут принимать ее во внимание.

В этой связи важность данной правовой позиции Президиума в том, что, несмотря на то, что доменные споры в российском сегменте сети Интернет разрешаются в арбитражных судах, подходы к их разрешению практически ничем не будут отличаться от тех, которые применяются в мире.

Данная правовая позиция Президиума может быть важна и для последующей практики разрешения доменных споров в .РФ.

Как известно, в настоящее время арбитражные суды разрешают доменные споры о нарушении исключительных прав на товарные знаки и фирменные наименования в доменных именах. Общее количество доменных споров, рассматриваемых арбитражными судами по сравнению с общим количеством дел, сравнительно невелико.

Однако российский сегмент сети Интернет, .RU, РФ, .SU, развивается стремительными темпами, количество рассмотренных арбитражными судами доменных споров продолжает неуклонно расти.

В этой связи представляется, что правовые позиции Президиума по спору в отношении домена mumm.ru и наработанная со временем судами практика их применения в перспективе, в случае если количество доменных споров значительно возрастет, могут послужить основой для введения процедуры UDRP или аналогичной ей и при разрешении доменных споров в российском сегменте сети Интернет.

Случай из практики. В течение длительного времени домен yandex.com принадлежал адвокатскому бюро «АрбитражСудПраво», на которое также были зарегистрированы сотни доменных имен. В ВОИС решили, что доменное имя yandex.com идентично зарегистрированному товарному знаку компании «Яндекс», а бюро «АрбитражСудПраво» зарегистрировало и использовало доменное имя недобросовестно, не имея при этом прав и законных интересов, связанных с доменным именем. В связи с этим доменное имя было передано законному владельцу. Компания «Яндекс» получила право на доменное имя yandex.com. По решению Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству от 6 марта 2002 года, доменное имя в зоне .COM было возвращено владельцу товарного знака.

При принятии Президиумом постановления от 18 мая 2011 года по спору в отношении домена mumm.ru все ранее выработанные судебной практикой правовые позиции по доменным спорам не были пересмотрены или изменены.

В постановлении ФАС МО от 01.12.2010 г. по данному делу содержится 6 правовых позиций, с учетом которых разрешаются доменные споры в российском сегменте сети Интернет. Ни одна из указанных правовых позиций не была отвергнута, пересмотрена или изменена Президиумом ВАС РФ при принятии постановления по спору в отношении домена mumm.ru.

При принятии постановления от 1 декабря 2010 года суд кассационной инстанции не согласился с выводом суда апелляционной инстанции, что само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в Рунете.

Правовая позиция 1. Сославшись на ст. 1225 ГК РФ, п. 1, 3 ст. 1484 ГК РФ суд кассационной инстанции отметил, что для признания нарушения прав правообладателя необходимо использование сходного с товарным знаком правообладателя обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правовая позиция 2. При этом, по мнению суда кассационной инстанции, по смыслу ст. 1484 ГК РФ предусмотренная законом ответственность может наступить в том случае, если действия нарушителя создадут вероятность смешения в сознании потребителей принадлежности товаров тому или иному производителю (продавцу и т. п.).

Как указал суд кассационной инстанции, из материалов дела не усматривается, что ответчик, физическое лицо, является индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица и осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную хозяйственной деятельности истца и направленную на реализацию товаров, аналогичных тем, которые реализует истец с применением своего товарного знака «MUMM».

При принятии постановления суд кассационной инстанции также исходил из того, что истец в нарушение ст. 65 АПК РФ не представил доказательств использования ответчиком доменного имени mumm.ru в коммерческой деятельности, осуществления ответчиком изготовления, реализации, распространения, рекламы товаров и услуг, связанных с товарами, для индивидуализации которых товарный знак «MUMM» был зарегистрирован.

Правовая позиция 3. Правообладатель обязан представить доказательства и доказать факт использования администратором спорного доменного имени в коммерческой деятельности, осуществления ответчиком изготовления, реализации, распространения, рекламы товаров и услуг, связанных с товарами, для индивидуализации которых товарный знак истца был зарегистрирован.

Правовая позиция 4. При этом, по мнению суда кассационной инстанции, сам факт использования в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца.

Правовая позиция 5. Суд кассационной инстанции также пришел к выводу, что регистрация товарного знака не означает безусловного приоритета в защите перед владельцем прав на доменное имя, при условии, что регистрация домена не имела заведомо недобросовестный цели воспрепятствовать реализации исключительных прав на товарный знак, то есть при добросовестности владельца домена.

Постановление суда кассационной инстанции было принято также с учетом того, что из материалов настоящего дела не усматривается, что истец представлял суду доказательства, могущие свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны ответчика при регистрации домена (ст. 65 АПК РФ).

Правовая позиция 6. Правообладатель должен представить доказательства и доказать факт злоупотребления правом со стороны ответчика при регистрации домена (ст. 65 АПК РФ).

Суд кассационной инстанции также принял во внимание, что спорное доменное имя было зарегистрировано RU-CENTER 11 ноября 2002 года, а с 24 сентября 2009 года права по администрированию домена были переданы ответчику, а истец, зарегистрировавший товарный знак 19 августа 1986 года, доменное имя mumm.ru не регистрировал.

Прецедент. При этом необходимо отметить, что данные правовые позиции содержатся и в постановлениях ФАС МО по другим аналогичным делам, в частности, в постановлении ФАС МО от 27 сентября 2010 года по делу № А40-126843/09-51-1016, что свидетельствует о том, что постановление ФАС МО от 01 декабря 2010 года было принято с учетом сформировавшейся в Московском регионе судебной практики разрешения данной категории дел.

При этом то, как Президиум применил при разрешении спора в отношении доменного имени mumm.ru свои же правовые позиции, изложенные в постановлении № 5560/08 от 11 августа 2008 года, представляется весьма спорным.

По мнению авторов, в постановлении Президиума № 5560/08 от 11 августа 2008 года содержатся следующие правовые позиции:

• положения Единой политики рассмотрения споров о доменных именах ICANN (UDRP) могут использоваться судами для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных споров в зоне .COM лишь в тех случаях, когда судами одновременно применяется и ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

• сама по себе UDRP не рассматривается Президиумом в качестве нормативных правовых актов, применяемых при рассмотрении дел.

Данные позиции и ст. 10-bis Парижской конвенции неверно истолковываются и применяются не только нижестоящими судами, но и самим Президиумом, в частности, при принятии постановления № 18012/10 от 18 мая 2011 года (дело по домену mumm.ru). В нем, сославшись на свое же постановление 2008 года, Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в них недобросовестной конкуренции, запрещенной ст. 10-bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.